Princo Corp. против ITC - Princo Corp. v. ITC

Princo Corp. против ITC
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаPrinco Corp. против Комиссии по международной торговле
Решил30 августа 2010 г.
Цитирование (и)616 F.3d 1318; 96 U.S.P.Q.2d 1233
Членство в суде
Судья (а) сидитРэндалл Рэй Рейдер, Полин Ньюман, Холдейн Роберт Майер, Алан Дэвид Лурье, Уильям Кертис Брайсон, Артур Дж. Гаджарса, Ричард Линн, Тимоти Б. Дайк, Шэрон Прост, Кимберли Энн Мур
Мнения по делу
БольшинствоБрайсон, к которому присоединились Рейдер, Ньюман, Лурье, Линн, Мур
СовпадениеПрост, к которой присоединился Майер
НесогласиеДик, к которому присоединился Гаджарса
Применяемые законы
Закон о тарифах 1930 г., 19 U.S.C.  § 1337

Princo Corp. против ITC, 616 F.3d 1318 (Федеральный округ, 2010 г.)[1] было решением 2010 г. Апелляционный суд Федерального округа США, которые стремились сузить защиту неправомерное использование патента на иски о нарушении патентных прав. Princo постановил, что сторона, выступающая в защиту неправомерного использования патента, не рассматривала дело о так называемом как таковой неправомерное использование, должно доказывать как «усиление» патента, в отношении которого применяется патент, так и существенный антиконкурентный эффект, выходящий за рамки законного объема этого патентного права. В этом постановлении суд подчеркнул, что предполагаемое неправомерное использование должно включать патент в иск, а не другой патент.

По мнению большинства, юриспруденция по неправомерному использованию патентов в значительной степени связана с концепциями антимонопольного законодательства.[2] Последующее заключение Верховного суда в Кимбл против Marvel Entertainment, LLC,[3] тем не менее, он решительно указывает в противоположном направлении, отвергая смешение неправомерного использования и антимонопольного законодательства и настаивая на том, что они воплощают различную политику.

Фон

Соединенные штаты Комиссия по международной торговле (ITC) провела расследование предполагаемого нарушения компанией Princo патентов US Philips Corporation путем ввоза оптических дисков - записываемых компакт-дисков («CD-R») и перезаписываемых компакт-дисков («CD-RW») (вместе «CD-R / RW »). Эти устройства и связанные с ними технологии были разработаны в 1980-х и 1990-х годах, главным образом, компаниями Philips и Sony, которые работали в сотрудничестве. Эти компании также разработали технические стандарты, чтобы гарантировать, что диски CD-R и CD-RW, выпущенные разными производителями, будут совместимы и воспроизводиться на новых машинах, а также на уже существующих машинах, которые были разработаны для чтения компакт-дисков более раннего поколения («CD») и "только для чтения" компакт-диски ("CD-ROM"). Стандарты для CD-R и CD-RW были собраны в публикации, известной как «Оранжевая книга».[4]

При разработке стандартов CD-R / RW инженеры Sony и Philips разработали различные решения проблемы того, как кодировать информацию о положении на диске, чтобы потребительское устройство чтения / записи CD могло поддерживать правильное положение при записи данных на диск, которые были заявлены в их соответствующих патентах - патенте Sony Lagadec и патенте Phillips Raaymakers. Инженеры обеих компаний согласились, что подход Raaymakers «прост и ... работает очень хорошо». ИТЦ обнаружил, что подход Lagadec, напротив, был «подвержен ошибкам» и его было «очень сложно» реализовать. Поэтому Philips и Sony договорились включить подход Raaymakers в Orange Book в качестве стандарта для производства дисков CD-R / RW.[4]

Sony и Phillips объединили патенты, необходимые для внедрения стандартов, и Phillips был назначен администратором, чтобы сделать лицензии доступными для отрасли. Philips предложила несколько различных «пакетных» лицензий на патенты Philips и Sony (и несколько других патентообладателей). Philips включила в пакеты патентов те патенты, которые она считала потенциально необходимыми для создания совместимых с Orange Book дисков CD-R или CD-RW, включая патенты Raaymakers и Lagadec. Пакеты лицензий содержали ограничение «области использования», ограничивающее лицензиатов использованием лицензионных патентов для производства дисков в соответствии со стандартами Orange Book. После 2001 года Philips предложила дополнительные варианты упаковки, сгруппировав патенты в две категории, названные «необходимые» и «несущественные», для производства компакт-дисков.[4]

В конце 1990-х годов Princo (тайваньский производитель, также известный как Princo Corp или Princo Corporation[5]) стремилась производить диски и импортировать их в США и заключила пакетное лицензионное соглашение с Philips. Однако вскоре после этого Princo прекратила платить лицензионные сборы, предусмотренные соглашением. Затем Philips подала жалобу в ITC, утверждая, что Princo нарушает раздел 337 Закона. Закон о тарифах 1930 г., 19 U.S.C. § 1337,[6] путем импорта дисков CD-R и CD-RW, нарушающих патенты Philips.[7]

Princo заявила о неправомерном использовании патентов в качестве защиты от нарушения прав. ITC отверг теорию о том, что Philips неправильно связала патент Lagadec с лицензией на пул, потому что этот патент не был существенным для дисков, совместимых с Orange Book. Он также отверг теорию о том, что патенты Lagadec и Raaymakers охватывают потенциально конкурирующие технологии, и что Philips и Sony исключили потенциальную конкуренцию между ними, согласившись, что патент Lagadec будет доступен только через пакетные лицензии для дисков, совместимых с Orange Book.

Постановление Федерального округа

После нескольких предварительных решений дело было передано в Федеральный округ. в банке. Суд пришел к выводу (6-2-2), что предполагаемое поведение не являлось злоупотреблением патентами, и поэтому подтвердил распоряжения ITC о предоставлении судебной защиты в отношении Princo. Два судьи согласились с приговором; двое судей выразили несогласие.

Мнение большинства

Судья Брайсон написал за большинство. В своем анализе доктрины неправомерного использования патентов он начал с характеристики «основного правила неправомерного использования патентов: патентообладатель может использовать свой патент, но не может использовать его для приобретения монополии, не охваченной патентом». Затем он обратился к характеристике неправомерного использования Федеральным округом как «действия патентообладателя по недопустимому расширению физических или временных рамок выдачи патента с антиконкурентным эффектом».[8] Затем он резюмировал судебную практику Федерального округа по неправомерному использованию:

Доктрина неправомерного использования патентов, таким образом, основана на политическом стремлении «воспрепятствовать патентообладателю использовать патент для получения рыночной выгоды, превышающей ту, которая присуща установленному законом патентному праву». Отсюда следует, что ключевой вопрос в соответствии с доктриной неправомерного использования патентов заключается в том, не расширил ли патентообладатель недопустимым образом физический или временной объем выдачи патента, введя указанное условие, и сделал ли это антиконкурентным способом. Если патентообладатель не воспользовался своим патентом сверх объема прав, предоставленных Законом о патентах, злоупотребление не было обнаружено.[9]

Он подчеркнул важность признания прав патентообладателей на использование своих патентов при определении того, приводит ли конкретное условие лицензирования к недопустимому расширению выдачи патента и, таким образом, к неправомерному использованию: «патентообладатель начинает с существенных прав по выдаче патента, включая право подавлять изобретение, продолжая препятствовать его использованию другими, выдавать лицензию другим лицам или отказываться от лицензии, ... взимать такие роялти, как рычаги разрешения патентной монополии, и ограничивать объем * 1329 лицензия на конкретную область использования ". Поэтому, настаивал он, доктрина неправомерного использования патентов «в значительной степени ограничивалась горсткой конкретных практик, с помощью которых патентообладатель, казалось, пытался« расширить »выданный патент за пределы установленных законом ограничений».[10]

Он подчеркнул, что не все противоправные действия, связанные с использованием патентных прав, являются неправомерным использованием: «Признавая узкую сферу применения этой доктрины, мы подчеркнули, что защита от неправомерного использования патентов недоступна предполагаемому нарушителю просто потому, что патентообладатель участвует в каком-либо виде противоправное коммерческое поведение, даже поведение, которое может иметь антиконкурентные последствия ". Таким образом:

Хотя доказательство нарушения антимонопольного законодательства показывает, что патентообладатель совершил противоправное поведение, имеющее антиконкурентные последствия, это не свидетельствует о неправомерном использовании патента в иске, кроме случаев, когда рассматриваемое поведение ограничивает использование этого патента и делает это одним из конкретных способов, которые было сочтено, что это выходит за рамки широко распространенной в остальном области патента.[11]

Затем судья Брайсон обратился к поправке 1988 г. к 35 Свода законов США. § 271 (d), в котором говорится, что неправомерное использование (i) отказа в выдаче лицензии на патент или (ii) привязки лицензии по одному патенту к принятию лицензии по другому патенту не является, если только патентовладелец не имеет рыночной власти в соответствующий рынок для первого такого патента. Судья Брайсон сказал, что большинство в этом деле не согласилось с аргументом несогласных судей о том, что § 271 (d) не защищает от согласованных отказов в выдаче лицензии. Он пришел к выводу, что этот раздел патентного закона ясно дает понять, что Конгресс «стремился ограничить его [доктрину неправомерного использования] антиконкурентным поведением патентообладателей, которые используют свои патенты для получения экономических преимуществ за пределами законных рамок выдачи патентов».[12]

Обращаясь затем к фактам этого дела и к тому, как приведенный выше доктринальный анализ применим к ним, судья Брайсон сказал, что оспариваемое поведение Филипса "представляет собой совершенно иной сценарий, чем дела, ранее определенные Верховным судом и этим судом как предполагающие доктрину патента. неправильное использование ". В этом случае:

Philips не налагает ограничительных условий на использование патентов Raaymakers с целью увеличения физического или временного объема этих патентов. Вместо этого предполагаемый акт неправомерного использования патента. . . было заявленным горизонтальным соглашением между Philips и Sony, чтобы ограничить доступность патента Lagadec - совершенно другого патента, который никогда не был заявлен в иске о нарушении прав против Princo. Даже если будет доказано, что такое соглашение существует, и даже если будет доказано, что оно имеет антиконкурентный эффект, горизонтальное соглашение, ограничивающее доступность патента Sony Lagadec, не будет означать неправомерное использование патентов Philips Raaymakers или других патентов Philips в иске.[13]

Соответственно, как объяснил судья Брайсон, «вопрос в данном случае сводится к следующему: когда патентообладатель предлагает лицензировать патент, злоупотребляет ли патентообладатель этим патентом, побуждая третью сторону не лицензировать свою отдельную, конкурентную технологию?» Он настаивал на том, что такого прецедента нет, и это не укладывается в рамки требования о неправомерном использовании, согласно которому соглашение Philips-Sony «увеличивает физический или временной объем патентного иска». В данном случае нарушение касается патентов Raaymakers, а согласованный отказ в выдаче лицензии касается патента Lagadec. Чтобы обнаружить неправомерное использование патентов, должно быть «патентное плечо». Патент, нарушение которого является основанием для иска, сам должен внести значительный вклад в критикуемую практику. В данном случае это не так, и неправомерное использование патентов не будет обнаружено, если нет связи между патентным правом и рассматриваемым неправомерным поведением.[14]

Суд отклонил аргументы Princo о том, что требования по неправомерному использованию были соблюдены. Во-первых, Princo заявила, что Philips «использовала» свои патенты, потому что использовала выручку от своей весьма успешной программы лицензирования для финансирования выплат роялти Sony и потому, что эти выплаты дали Sony стимул заключить предполагаемое соглашение о запрете патента Lagadec. Суд ответил, что «использование средств из законной программы лицензирования для поддержки другого антиконкурентного поведения не является тем видом« усиления », на который ссылались Верховный суд и этот суд при обсуждении использования патента, которое представляет собой злоупотребление патентом. "[15]

Во-вторых, компания Princo утверждала, что Верховный суд не требовал обычного «использования» патента для установления факта неправомерного использования патента. Однако суд заявил, что дела, на которые ссылалась Princo, были антимонопольными, и «эти дела не касались ненадлежащего использования патентов или принудительного исполнения патентов ответчиков». Кроме того, даже если имеется нарушение антимонопольного законодательства в отношении патента Sony Lagadec, это не означает, что Philips виновна в неправомерном использовании патента в отношении патентов Raaymakers.[15]

В несогласных говорится, что между Philips и Sony существует горизонтальное соглашение о запрете технологии Lagadec. «Несогласие характеризует это соглашение как ссылающееся на доктрину неправомерного использования патентов, поскольку оно является« неотъемлемой частью »лицензионных соглашений между Philips и ее лицензиатами». Судья Брайсон утверждал, что это неверно: настоящая претензия Princo состоит в том, что «патент Lagadec не был предоставлен для использования не в Orange Book. И это не является неправильным использованием патента в соответствии с определением этого термина любым судом». Это может быть нарушение антимонопольного законодательства, но не злоупотребление патентами.[16]

Подводя итог тому, что не так с исками Princo о неправомерном использовании, суд сказал:

Это не тот случай, когда в патентные лицензии помещены условия, требующие от лицензиатов согласия на антиконкурентные условия, выходящие за рамки выданного патента. Скорее, в этом случае утверждение о неправомерном использовании возникает не из условий самой лицензии, а из предполагаемого дополнительного соглашения между Sony и Philips. В этом контексте доктрина неправомерного использования патентов не защищает Princo от юридических последствий его нарушений.[17]

В дополнение к отсутствию надлежащих требований о привлечении заемных средств, аргументы Princo о неправомерном использовании не имеют успеха, потому что «Princo не смогла установить, что предполагаемое соглашение о запрещении использования технологии Lagadec имело антиконкурентный эффект». Как выяснил ITC, «технология Lagadec не являлась жизнеспособным потенциальным конкурентом технологии, воплощенной в патентах Raaymakers». Следовательно, его подавление соглашением Philips-Sony не имело никакого эффекта (в любом смысле). Суд настаивал на том, что надлежащее правило выявления неправомерного использования заключается в том, что «для поддержки защиты от неправомерного использования, включающей лицензионное соглашение, которое, как считается, не было как таковой антиконкурентный Верховным судом, фактическое определение должно показать, что общий эффект лицензии имеет тенденцию к незаконному ограничению конкуренции на надлежащим образом определенном соответствующем рынке ".[17]

Помимо аргументов в пользу неправомерного использования, Princo утверждала, что «соглашение между Philips и Sony об отказе от лицензирования технологии Lagadec для целей, не относящихся к Orange Book, было явным ограничением торговли без каких-либо побуждающих к конкуренции оправданий, и что действия Philips при заключении этого соглашения должны сделать его патенты Orange Book не имеющими исковой силы ". Суд не согласился. Все это выросло из совместного предприятия Philips и Sony по разработке стандартов и коммерциализации технологии CD-R / RW с «значительными характеристиками, способствующими конкуренции», так что ее следует анализировать, руководствуясь принципом разума, а не «неприкрытым ограничением». . "[18]

То, что Philips и Sony согласились не конкурировать друг с другом в отношении своего совместного предприятия, было разумным ограничением, сопутствующим этому предприятию. В любом случае, продолжил суд, антиконкурентного эффекта не было, потому что «даже если бы такое соглашение было, оно не имело бы эффекта подавления потенциально жизнеспособной технологии, которая могла бы конкурировать со стандартами Оранжевой книги». Это было правдой, потому что "" не было никаких доказательств того, что патент Lagadec '565 конкурирует с другим патентом в пуле, нет доказательств того, что лицензиары пула могли бы конкурировать на рынке лицензирования технологий без соглашения о объединении ". Princo не продемонстрировал". что подход Lagadec является коммерчески жизнеспособной технологической альтернативой технологии [патентов Raaymakers]. «Подходу Lagadec не хватало как технической осуществимости, так и коммерческого потенциала». На Princo лежала обязанность показать, что предполагаемое соглашение имело реальный неблагоприятный эффект. о конкуренции на соответствующем рынке ». Это означало, что« Princo должна была продемонстрировать, что была разумная вероятность того, что технология Lagadec, если бы она была доступна для лицензирования, превратилась бы в конкурентную силу на рынке технологий хранения данных ». справиться с этим бременем.[19]

Таким образом, большинство пришло к выводу, что, «даже если Philips и Sony заключат соглашение об отказе в лицензировании патента Lagadec для целей, не относящихся к Orange Book, это предполагаемое соглашение не имело никакого отношения к физическому или временному охвату патентов в иске, и оно не имело значения. иметь антиконкурентный эффект на соответствующем рынке ». Не было злоупотреблений, и патенты подлежали исполнению.[20]

Совпадающее мнение

Судья Прост частично согласился с мнением большинства, к которому присоединился судья Майер. Они согласились с тем, что «Princo не выполнила своего бремени продемонстрировать, что любое соглашение относительно патента Lagadec имело антиконкурентный эффект». Следовательно, «неспособность Princo выставить этот пороговый показатель решает данное дело». Однако они не согласились как с большинством, так и с инакомыслием в отношении доктрины неправомерного использования, «сомневаясь в том, что эта доктрина настолько узка или обширна, как предполагает каждая из сторон». Указывает на Zenith Radio Corp. против Hazeltine Research, Inc.,[21] Судья Прост сказал, что нарушение патентообладателем антимонопольного законодательства может указывать на злоупотребление патентом. Что совокупный эффект соглашения о лицензировании патентов Raaymakers, но не лицензии на патент Lagadec, мог позволить Philips получить «рыночную выгоду сверх той, которая присуща законному патентному праву» любого патента, и, таким образом, поддерживает вывод неправильное использование согласно тесту большинства. В любом случае, нет необходимости определять всю сферу применения доктрины неправомерного использования, учитывая доказательственные недостатки дела Princo. Таким образом, «я оставляю за собой суждение относительно точных размеров и границ доктрины неправомерного использования патентов».[22]

Особое мнение

Судья Дайк, к которому присоединился судья Гаджарса, выразили несогласие. Они начали с того, что оспорили мнение большинства о том, что наличие нарушения антимонопольного законодательства не требует выявления злоупотреблений:

Критический вопрос заключается в том, является ли наличие нарушения антимонопольного законодательства в форме соглашения о запрещении использования альтернативной технологии, предназначенной для защиты запатентованной технологии от конкуренции, злоупотреблением защищенными патентами. Большинство считает, что это не так. Похоже, это прямо противоречит мнению Верховного суда о неправомерном использовании патентов в его недавнем Иллинойс Инструментальный Завод решение,[23] где Суд пришел к выводу, что «было бы абсурдным предполагать, что Конгресс намеревался предусмотреть, что использование патента, заслужившего наказание, в качестве уголовного преступления [в соответствии с Законом Шермана] не будет представлять собой« злоупотребление ». "[24]

Princo, обвиняемая в нарушении патентов Philips Raaymakers, утверждала, что Philips злоупотребила заявленными патентами Raaymakers, (1) согласившись с Sony, что альтернативная технология, воплощенная в патенте Lagadec, не будет лицензирована для конкуренции с технологией Raaymakers, и (2) обеспечив защиту соглашение с лицензиатами патентов Raaymakers и Lagadec, запрещающее им использовать патент Lagadec для разработки альтернативной технологии, которая будет конкурировать с технологией Raaymakers. Большинство считает, что не существует злоупотребления патентом (1) потому что патент Lagadec сам по себе не был заявлен в этом судебном разбирательстве, и (2) в качестве альтернативы, потому что «Princo также не смог доказать, что заявленное соглашение имело какие-либо антиконкурентные последствия, потому что ... технология Lagadec не была жизнеспособным потенциальным конкурентом технологии, воплощенной в патентах Raaymakers ».[25]

Что касается первого пункта: «В отличие от большинства, дела Верховного суда устанавливают, что лицензионные соглашения, запрещающие использование альтернативных технологий, могут представлять собой неправомерное использование патентов на охраняемую технологию, и региональные сети согласились».[26] Второй пункт большинства - «недопустимость неправомерного использования, если только обвиняемый нарушитель не продемонстрирует, что технология была или, вероятно, стала бы коммерчески жизнеспособной, противоречит установленной доктрине неправомерного использования патентов, [которая]., Признает, что нарушения антимонопольного законодательства могут представлять собой неправомерное использование; что презумпция антиконкурентного эффекта проистекает из соглашения об отказе от конкуренции и что бремя обоснования такого соглашения лежит на держателе патента ".[27]

Обращаясь к позиции большинства о том, что противоправное поведение в отношении патента Lagadec не имеет отношения к определению неправомерного использования, поскольку рассматриваемые патенты являются патентами Raaymakers, несогласные не согласны с тем, что правильная концепция неправомерного использования является расширением области действия патента в иске. Скорее, несогласные утверждают, цитируя Ethyl Gasoline Corp. против Соединенных Штатов,[28] правильное правило состоит в том, что «неправомерное использование патентов происходит, когда соглашения о лицензировании патентов используются« для контроля поведения лицензиата, не охваченного патентной монополией ». "То, что речь идет о нескольких соглашениях, несущественно, потому что все они являются частью одного и того же поведения.[29] Несогласие заключило: «Считая, что антиконкурентное поведение Philips не может представлять собой неправомерное использование патента, поскольку патент Lagadec не был заявлен, большинство значительно сузило доктрину неправомерного использования патента и проигнорировало руководящие полномочия Верховного суда и намерения Конгресса».[30]

Далее в разногласии было оспорено решение большинства о том, что Princo должна продемонстрировать антиконкурентный эффект, «даже если Philips и Sony заключат соглашение об отказе от лицензии на патент Lagadec». Верховный суд постановил, что «соглашения об объединении патентов, включающие соглашения об отказе от конкуренции, нарушают антимонопольное законодательство».[31] Несогласие утверждает, во-первых, что «соглашение о запрещении патента Lagadec, конкурирующей технологии, безусловно, подпадает под» принцип, согласно которому такие соглашения «по своей природе подозрительны», так что демонстрация их существования создает prima facie дело и перекладывает бремя на Philips, чтобы «представить [] какое-либо правдоподобное (и юридически понятное) конкурентное оправдание ограничения» или продемонстрировать, что ограничение не было антиконкурентным.[32] Во-вторых, даже в тех случаях, когда применяется правило разумности, бремя доказывания обоснованности лежит на стороннике ограничения, несмотря на то, что в этом участвует совместное исследовательское предприятие. Ограничение должно быть не только дополнительным к соглашению о совместном предприятии, но и разумно необходимым для его успешного выполнения. «Даже если совместное предприятие было необходимо для производства стандарта CD-R / RW, это не означает, что согласованная деятельность в области маркетинга и подавления интеллектуальной собственности была необходима для создания стандарта». В данном случае несогласие поддерживалось в ходе устного спора «адвокат Philips признал, что он не мог придумать никакого конкурентного оправдания ограничения, и Philips не указал на никаких документальных доказательств того, что соглашение о запрете было необходимо для служения законным целям совместного предприятия».[33]

Последующие события

В Кимбл против Marvel Entertainment, LLC,[3] Верховный суд рассмотрел взаимосвязь патентной политики с антимонопольной политикой. В KimbleВопрос заключался в том, следует ли подтвердить или отменить прецедентное соглашение о неправомерном использовании патента о невыполнении лицензионных платежей после истечения срока действия патента. Прецедент, Brulotte против Thys Co.,[34] подвергался резкой критике, поскольку несовместим с современной антимонопольной политикой, которая обычно требует демонстрации существенных антиконкурентных эффектов до того, как суды осудят такую ​​практику. Суд отклонил применение антимонопольной политики и любое требование о демонстрации антиконкурентного эффекта.

"Если Brulotte были антимонопольным, а не патентным делом ", - сказал Суд, он может согласиться с аргументами в пользу отмены Brulotte. "Но Brulotte является патентом, а не антимонопольным делом ", и поэтому соображения антимонопольного законодательства не имели значения. Brulotte решение не зависело «от представления о том, что постпатентные роялти вредят конкуренции». В этом нет ничего удивительного, заявил Суд: «Патентные законы - в отличие от Закона Шермана - не направлены на максимальное усиление конкуренции (в значительной степени - наоборот)». Следовательно, «при принятии решения о соответствии лицензионных платежей после истечения срока действия патентному законодательству, Brulotte не обязались оценивать вероятные конкурентные эффекты такой практики ".

Вместо этого Суд обратился к патентной политике. Поскольку рассматриваемая практика «противоречит политике и цели патентного законодательства», - пояснил Суд, - «патентная (не антимонопольная) политика привела к заключению Суда о том, что контракты на выплату гонорара после выдачи патента не имеют исковой силы - совершенно независимо от очевидных доказательств. влияние на конкуренцию ". Основываясь на патентной политике, а не на антимонопольной политике, Суд подтвердил незаконность постпатентных лицензионных платежей.

Обоснование Kimble противоречит Федеральному округу в Princo, который требует демонстрации антиконкурентного эффекта и определяет, является ли поведение злоупотреблением, на основе антимонопольной политики. Возможно, поскольку политика статьи Конституции о патентах и ​​авторских правах направлена ​​на содействие прогрессу науки и полезных искусств, заговор, подобный тому, о котором говорится в Princo подавление альтернативной конкурентной технологии противоречит патентной политике.[35]

Комментарий

• Саами Зайн резко критиковал Princo решение. возражая против его повышенных требований к доказательствам антиконкурентного эффекта и делая вывод, что его требование «столь строгого теста на неправомерное использование кажется извращенным».[36] Зайн говорит, что требование суда о доказательстве действия «кроме» является аномальным:

Но поскольку «анализ обычно применяется для расчета убытков в антимонопольных делах. Однако даже антимонопольный истец, требующий тройного возмещения убытков и судебного запрета, не должен доказывать в качестве элемента ответственности, что« без »противоправного поведения истец не пострадал бы Истцу антимонопольного законодательства необходимо лишь продемонстрировать, что антиконкурентное поведение явилось "существенной причиной" заявленного ущерба. Требовать столь существенных доказательств для успешного доказательства справедливой защиты кажется чрезмерным и противоречащим изложенным аргументам государственной политики в делах Верховного суда о злоупотреблениях.[37]

Зайн утверждает, что это «странное и обременительное» требование налагает такое тяжелое бремя на тех, кто заявляет о неправомерном использовании, что оно может «предоставить патентообладателям иммунитет к неправомерному использованию в целях потенциально антиконкурентного поведения в тех случаях, когда доказательства антиконкурентных эффектов может быть чрезвычайно трудно получить - возможно, из-за успех самого оспариваемого поведения ".[38] Кроме того, он отмечает: "Princo создает довольно странную возможность того, что может быть труднее успешно заявить о неправомерном использовании - справедливую защиту - чем утвердительное антимонопольное требование о возмещении тройного ущерба ».[39]

• Камилла Барр утверждает, что «Федеральный округ допустил ошибку в Princo резко сузив доктрину неправомерного использования патентов ".[40] Предвещая удержание в Kimble, она утверждает, что «доктрина неправомерного использования патентов явно возникла из патентного права, а не из антимонопольного законодательства».[41] Она также утверждает, что Princo ошибочно полагает, что утверждение § 271 (d) о том, что отказ патентообладателя в выдаче лицензии не является неправомерным, делает согласованные отказы конкурентов в выдаче лицензии на патент невосприимчивыми к антимонопольному или ненадлежащему использованию.[42]

• Профессор Ховенкамп заявляет, что патентный статут «прямо разрешает односторонний отказ в выдаче лицензии, но ничего не говорит о согласованных отказах в выдаче лицензии, хотя Федеральный округ в своем заявлении предположил обратное. Princo Corp." мнение.[43] Ховенкамп критикует постановление о том, что согласованный отказ в выдаче лицензии не может быть неправомерным: «Это не только лишает соперников возможности использовать эту конкретную технологию, но также мешает им независимо разрабатывать любую технологию, которая нарушала бы одно или несколько требований этого патента. Кто-то, желающий разработать цифровая альтернатива аналоговой технологии, лицензированной в пакете Sony / Philips, должна быть изобретена на основе патентных притязаний Lagadec, даже если технология, заявленная в этом патенте, не используется ».[44] Он указывает, что Princo позиция противоречит обычному антимонопольному закону в этом отношении, который делает «односторонний отказ в выдаче лицензии практически законным. как таковой при этом часто осуждая согласованные отказы в лицензировании прав ИС ".[45]

• Брайан Хилл утверждает: «Общий эффект от Princo решение, вероятно, будет заключаться в том, что суды станут все более неспособными препятствовать антиконкурентной деятельности совместных предприятий ".[46] Он подчеркивает проблематичное влияние на существующие фирмы подавления зарождающихся технологий:

В решении суда предполагается, что для установления факта неправомерного использования патента на основании соглашения о запрещении использования технологии ответчик должен продемонстрировать, кроме ущерба для конкуренции. . . . Требование от ответчиков установить реальный коммерческий потенциал часто бывает невозможным, если запрещаемая технология настолько нова или экспериментальна, что ее рыночная стоимость не может быть продемонстрирована.[47]

Соответственно, утверждает он, Princo мнение посылает сигнал, «что подавление зарождающихся и непроверенных технологий без явного рыночного потенциала не имеет необходимого антиконкурентного эффекта, необходимого для установления факта неправомерного использования патентов».[48]

• Профессор Стерн ссылается на Princo как «установивший высшую точку для попытки Федерального округа сократить доктрину неправомерного использования патентов и его реваншистский проект, направленный на устранение предшествующей обширной судебной практики неправомерного использования Верховного суда».[49] Но решение Верховного суда от 2015 г. Kimble v. Marvel может подорвать судебную практику Федерального округа в отношении неправомерного использования.

Стерн указывает на Kimble 's считает, что дела о неправомерном использовании патентов не основываются на антимонопольной политике; они руководствуются патентной политикой. Исходя из этого, он утверждает: «Эффект Kimble решение, казалось бы, состояло в том, чтобы откатить череду решений Федерального округа, завершившихся Princo, что сделало демонстрацию существенного антиконкурентного эффекта на соответствующем рынке важным элементом доказательства в большинстве случаев неправомерного использования ".

Однако обратит ли внимание Федеральный округ на Kimble и насколько ограниченное прочтение, по его словам, остается неясным. В этой связи он указывает на комментарий председателя Верховного суда. Джон Робертс в устном аргументе 2009 г. - что «кроме Федерального округа» окружные апелляционные суды «не могут сказать:« Мне не нравится правило Верховного суда, поэтому я не собираюсь его применять »».[50]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

  1. ^ Princo Corp. против ITC, 616 F.3d 1318 (Федеральный округ, 2010 г.).
  2. ^ Саами Зайн, Неправомерное использование: Princo Corp. против Комиссии по международной торговле и судебная практика Федерального округа по неправомерному использованию патентов В архиве 2015-10-01 на Wayback Machine, 13 N.C.J.L. & Технология. 95 (2011).
  3. ^ а б 576 U.S. __, 135 S. Ct. 2401 (2015)
  4. ^ а б c 616 F.3d на 1322.
  5. ^ "Princo Corp - Профиль компании и новости - Bloomberg Markets". www.bloomberg.com. Получено 2020-10-29.
  6. ^ 19 U.S.C.  § 1337
  7. ^ 616 F.3d на 1323.
  8. ^ 616 F.3d, 1327-28.
  9. ^ 616 F.3d at 1328 (цитаты опущены).
  10. ^ 616 F.3d, 1328-29.
  11. ^ 616 F.3d на 1329.
  12. ^ 616 F.3d, 13:30–31.
  13. ^ 616 F.3d на 1331.
  14. ^ 616 F.3d, 1331-32.
  15. ^ а б 616 F.3d при 1332.
  16. ^ 616 F.3d, 1332-33.
  17. ^ а б 616 F.3d на 1334.
  18. ^ 616 F.3d, 1334-36.
  19. ^ 616 F.3d, 1338-39.
  20. ^ 616 F.3d при 1340.
  21. ^ 395 U.S. 100, 134-35 (1969).
  22. ^ 616 F.3d, 1340-41.
  23. ^ Иллинойс Tool Works Inc. против Independent Ink, Inc., 547 НАС. 28, 42 (2006).
  24. ^ 616 F.3d at 1341. Впоследствии в своем решении 2015 г. Kimble v. Marvel, 576 U.S. __, 135 S. Ct. 2401 (2015), Верховный суд подтвердил, что для установления факта неправомерного использования требуется меньше доказательств, чем для установления факта нарушения антимонопольного законодательства, и что нет необходимости основывать вывод о неправомерном использовании на существовании антиконкурентных эффектов на рынке. Также 6 Дональд С. Чисум, Chisum on Patents § 19.04 [2] на 19-442 (2012) («Использование патента для нарушения антимонопольного законодательства будет считаться злоупотреблением»); Кэтрин Э. Уайт, Правило определения того, когда следует применять неправомерное использование патента, 11 Fordham Intell. Prop., Media & Ent. L.J. 671, 671 (2001) («В то время как нарушение антимонопольного законодательства, связанное с патентом, всегда представляет собой злоупотребление, можно иметь злоупотребление без нарушения антимонопольного законодательства»).
  25. ^ 616 F.3d на 1342.
  26. ^ Несогласные цитирует Соединенные Штаты против United States Gypsum Co., 333 НАС. 364 (1948), в котором Суд постановил, что использование лицензионных соглашений для установления цен и подавления конкуренции со стороны альтернативных технологий представляет собой злоупотребление патентами. В этом случае заговорщики «согласились подавить конкуренцию со стороны плат с открытыми кромками и поддерживать более высокие цены путем согласованного заключения отраслевых соглашений о лицензировании патентов, которые фактически устранили с рынка доски с открытыми кромками». Более того, в несогласных говорилось: Гипс было не просто антимонопольным делом; это был случай неправильного использования. Кроме того, инакомыслящие настаивали, что во многих других случаях согласие на подавление альтернативных технологий является злоупотреблением. См. 6 Дональд С. Чисум, Chisum on Patents § 19.04 [3], [3] [b], at 19-451, 19-463 (2010) (органы по сбору платежей; «суды последовательно придерживались мнения, что положение патентной лицензии, требующее от стороны не иметь дела с продуктами которые конкурируют с запатентованным продуктом, представляют собой злоупотребление как таковой.").
  27. ^ 616 F.3d на 1343.
  28. ^ 309 U.S. 436, 456-57 (1940).
  29. ^ 616 F.3d, 1348-49.
  30. ^ 616 F.3d при 1351.
  31. ^ Несогласные цитирует США против New Wrinkle, Inc., 342 НАС. 371, 380 (1952); Standard Oil Co. против Соединенных Штатов, 283 НАС. 163, 175 (1931).
  32. ^ 616 F.3d, 1353-54.
  33. ^ 616 F.3d при 1355.
  34. ^ 379 U.S. 29 (1964).
  35. ^ На этот счет есть прецедент апелляционного суда. См., Например, См., Например, Национальная Локашайзер Ко. Против Джорджа К. Гарретта Ко., 137 Ф.2д 255 (3-й округ 1943 г.); согласие Lasercomb America, Inc. против Рейнольдса, 911 F.2d 970 (4th Cir.1990) (дело об авторском праве на программное обеспечение).
  36. ^ Саами Зайн, Неправомерное использование: Princo Corp. против Комиссии по международной торговле и судебная практика Федерального округа по неправомерному использованию патентов В архиве 2015-10-01 на Wayback Machine, 13 N.C.J.L. & Технология. 95, 131 (2011).
  37. ^ Зайн, 131 год.
  38. ^ Zain на 131-32.
  39. ^ Зайн, 143.
  40. ^ Камилла Барр, Лицензия на сговор: Патентные пулы, Доктрина неправомерного использования патентов и Princo, 45 U. Cal. Дэвис 629, 661 (2011).
  41. ^ Барр на 647.
  42. ^ Барр на 654-57.
  43. ^ Герберт Ховенкамп, Антимонопольная и патентная система: пересмотр, 76 Огайо Ст. L.J. 467, 481 (2015). См. Также Кристину Боханнан и Герберт Ховенкамп, Согласованные отказы в лицензировании прав интеллектуальной собственности, 1 Harv. Автобус. L. Rev. Интернет 21, 21-23 (2011).
  44. ^ Ховенкамп, 23.
  45. ^ Ховенкамп в 23-24 (со ссылкой на США против Краснова, 143 F. Supp. 184 (E.D. Pa.1956), aff'd per curiam, 355 U.S. 5 (1957) (обнаружение картеля производителей обивки, которые давали перекрестные лицензии и отказывались выдавать лицензии другим как таковой незаконно)).
  46. ^ Брайан Д. Хилл, Princo Corp. против Int'l Trade Comm'n: злоупотребление патентами больше не является сдерживающим фактором для антиконкурентного поведения в контексте группового венчурного капитала, 7 Дж. Автобус. & Тех. Л. 361, 385 (2012).
  47. ^ Хилл на 384-85.
  48. ^ Хилл на 385.
  49. ^ Ричард Х. Стерн, Кимбл: злоупотребление патентами через призму патентной политики, а не антимонопольной политики, (2016) 38 Евро. Intell. Prop. Rev. 182, 186,
  50. ^ Carlsbad Tech. Inc. v. HIF Bio Inc., 556 U.S, 635 (2009). Transcript of oral argument at 18.

внешняя ссылка